Cliente: Natuzzi
Caso: Modernización del departamento de propiedad industrial
Año: 2008

NATUZZI SPA, con sede en Bari (Italia), es el mayor fabricante mundial de muebles tapizados en piel. Actualmente cotiza en la Bolsa de Nueva York y exporta a más de 135 países del mundo.

SITUACIÓN INICIAL
La empresa disponía de un departamento legal que dirigía las cuestiones relacionadas con la protección de la propiedad industrial (PI) de la empresa. Sin embargo, la empresa carecía de protocolos de control, así como de un archivo eficiente que permitiera la gestión inmediata del porfolio de derechos en todo el mundo.
SOLUCIÓN PROPUESTA
Crear un departamento de PI en outsourcing, combinando el trabajo de un especialista en gestión internacional de porfolios con el departamento jurídico interno, desarrollando protocolos y herramientas que permitieran en todo momento alinear la gestión de derechos con la estrategia de la empresa, coordinando de forma eficiente la red de corresponsales en todo el mundo y garantizando de este modo la protección global de las marcas y la I+D+i del grupo.

DESARROLLO DEL PROYECTO
IBIDEM realizó una “due diligence” de los activos de propiedad industrial de la firma, mediante un sistema denominado TestAcido© que permitió trazar la estrategia de mejora en la gestión. Asimismo, desarrolló protocolos para los diversos procedimientos del grupo y digitalizó millares de documentos para su acceso online, unificando las líneas directrices en todo el mundo.

RESULTADO FINAL
NATUZZI confía a IBIDEM la dirección global de sus políticas legales de protección de su propiedad industrial, comprendiendo más de 3.000 expedientes en más de 135 países, los sistemas de mantenimiento y vigilancia, así como el establecimiento de herramientas que permitieran a sus directivos acceder online a la información relevante. La aplicación de novedosas herramientas de diagnosis legal permitió alinear la cartera de propiedad industrial, desde un punto de vista coste-efectivo, a la estrategia de negocio, de una manera más eficiente en términos defensivos y con menores costes de gestión y mantenimiento.

¿QUIÉN ES EL TITULAR DE LOS DERECHOS DE UN DISEÑO O MODELO COMUNITARIO QUE SE PRODUCE POR ENCARGO?

Por resolución dictada 05 de julio 2009, en el asunto C-32/08, “FEIA / Cul de Sac, Acierta”, el Tribunal Europeo de Justicia se pronunció sobre la interpretación de los artículos 14 (1) y (3) del Reglamento (CE ) N. 6 / 2002 de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (RDC). La importancia de esta cuestión prejudicial aumenta por el hecho de que es la primera vez que el TJCE interpreta el Reglamento 6 / 2002, en el desarrollo de la jurisprudencia del diseño comunitario, que es muy incipiente todavía. También expone las cuestiones que están generando diferentes opiniones entre los expertos en propiedad intelectual.

Como se recoge en la sentencia, la FEIA concibió un proyecto denominado D´Artes, en el que cincuenta talleres artesanos podían crear, mediante un proyecto de diseño realizado por un profesional, una gama de objetos para su comercialización. La sociedad Acierta, Product&Position, S.A., como comisaria del proyecto, concretó los parámetros de ejecución material del proyecto y se encargó de seleccionar a los diseñadores y de llegar a acuerdos con ellos.

En este contexto, Acierta acordó con Cul de Sac, Espacio Creativo, S.L., un contrato en forma verbal y no sujeto a la normativa laboral española, en el que se encargaba a ésta última la realización de un diseño y la asistencia técnica a un artesano en la creación, por éste, de una nueva colección de productos. Cul de Sac diseñó una serie de relojes de pared, que fueron realizados por una artesana, y presentados en abril de 2005 como colección «Santamaría».

Posteriormente, Cul de Sac y Acierta fabricaron y comercializaron relojes de cuco con el nombre de colección «TIMELESS».

La FEIA consideró que esos relojes de cuco eran copia de los diseños y modelos comunitarios no registrados que forman la colección «Santamaría», de la que reclama ser titular como patrocinadora y financiadora principal del proyecto, y en virtud de la cesión de derechos exclusivos que le hizo Acierta en relación con la explotación de los productos realizados. Por tales razones, la Fundación demandó a Cul de Sac y a Acierta por vulnerar los derechos sobre esos dibujos o modelos comunitarios.

El Juzgado nº 1 de Marca Comunitaria de Alicante, considerando que FEIA sólo puede invocar la titularidad de los dibujos o modelos controvertidos si la propia Acierta, que se los cedió, hubiese sido titular del derecho sobre dichos dibujos o modelos, entendió necesario suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales, de cuya contestación dependerá la decisión que haya de adoptar para resolver el litigio entre las partes, y que recaen sobre la interpretación del artículo 14 del Reglamento nº 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios.

En su resolución, el Tribunal estima, en primer lugar, que el artículo 14.3 establece un régimen jurídico especial para un tipo específico de relación contractual, la relación laboral, excluyendo por tanto la aplicación de este apartado a otro tipo de relaciones contractuales, como sería el contrato de encargo de creación de un modelo o dibujo. Así ha de entenderse, además, a tenor de los trabajos preparatorios del Reglamento en las instituciones comunitarias.

A renglón seguido, el órgano jurisdiccional se centra en la interpretación del artículo 14.1 del Reglamento, que dispone que “El derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente”, y, más concretamente, en el sentido que hay que atribuir a las expresiones “autor” y “causahabiente”, de manera que se interpreten uniformemente en todos los Estados miembros de la Unión Europea, concluyendo que, tanto del sentido implícito del propio artículo 14.1, como de los trabajos preparatorios del Reglamento y de algunas de sus versiones lingüísticas, se desprende que es posible que el autor transmita a su causahabiente el derecho al dibujo o modelo por medio de un contrato. En definitiva, que el derecho al modelo o dibujo comunitario pertenece a su autor, salvo que éste lo haya transmitido a su causahabiente por medio de un contrato.

Esta decisión es significativa, ya que el Tribunal de Justicia recuerda que el Derecho comunitario debe interpretarse de manera autónoma, preservando la esencia del sistema de dibujos y modelos comunitarios.